伊莱利利公司等发明专利权无效行政纠纷一案(3)
专利复审委员会于2005年11月21日进行了口头审理，并确认了以下事实：（1）将“羧酸盐”修改为“医药上可接受的阳离子”属于明显错误更正性修改，可被接受。（2）针对伊莱利利公司于2005年8月5日提交的权利要求书，豪森药业公司明确其无效理由是权利要求1~3的修改不符合专利法第三十三条的规定；权利要求1~3相对于证据4不具有创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。（3）豪森药业公司提出修改不符合专利法第三十三条的事实涉及权利要求2中“R2’是具有1至6个碳原子的烷基”和权利要求3中“二烷基酯”。
2006年12月26日，专利复审委员会做出第9197号决定。专利复审委员会在该决定中认定：一、无效理由及证据的认定。（1）豪森药业公司请求宣告本专利无效的理由是，本专利的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，权利要求1~3相对于现有技术不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。（2）证据1和2可以作为本案审理的依据；证据4可以作为现有技术用以评价本专利的创造性；证据3的授权公告日晚于本专利的申请日，本案不予考虑。二、关于文本的认定。在本案无效审查阶段，伊莱利利公司于2005年8月5日提交的修改的权利要求书可被接受。三、关于修改超范围。（1）权利要求1中“医药上可接受的阳离子”的修改没有超出原申请记载的范围。（2）对于权利要求2中“R2’具有1至6个碳原子的烷基”的技术特征，原申请文件中没有记载，也不能从原申请文件公开的信息中直接和毫无疑义地确定，即使考虑到伊莱利利公司提及的本专利公开说明书第11页的记载“就R2’而言，羧基可以以酯基的形式得到保护”，“所说的酯特别是指1－12个碳原子的低级烷基酯，例如甲基酯、乙基酯，尤其是在1位上枝连的低烷基酯，例如叔丁基酯”，以及说明书给出的甲酯或乙酯的例举例，所属领域技术人员均不能从该记载中直接和毫无疑义地确定出“R2’是具有1至6个碳原子的烷基”技术特征而不是其他技术内容，因此，权利要求2中“R2’是具有1至6个碳原子的烷基”的技术内容超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。但豪森药业公司关于权利要求2是马库什的重组的技术方案因而导致修改超范围的主张不成立。（3）关于权利要求3。对于“N-{4-[2-(4-羟基-6-氨基吡咯并[2,3-d]嘧啶-3-基)乙基]苯甲酰基}-L-谷氨酸二烷基酯”化学中间体，原申请文件中没有记载，该化学中间体也不能够从原申请文件公开的信息中直接和毫无疑义地确定。即使考虑到伊莱利利公司提及的本专利公开说明书第11页的记载“就R2’而言，羧基可以以酯基的形式得到保护，所说的酯特别是指1－12个碳原子的低级烷基酯”以及说明书实施例中记载的二甲酯、二乙酯的方案，所属领域技术人员也不能从上述记载中直接和毫无疑义地确定，至于伊莱利利公司提出“二烷基酯”可以由所属领域技术人员从说明书中导出和适当概括得出，然而伊莱利利公司所述的这种推导和概括并不是直接和毫无疑义的，因此，权利要求3中的技术内容超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。（4）关于创造性。将本专利权利要求1与证据4公开的内容尤其是实施例8记载的内容比较，区别仅在于本专利权利要求1中的化合物的连接亚苯基和吡咯并嘧啶环的是亚乙基，而证据4实施例8的化合物为亚丙基。根据上述区别特征，可以确定权利要求1所要解决的技术问题是提供一种连接亚苯基和吡咯并嘧啶环是亚乙基而非亚丙基的化合物的制备方法及其化合物。证据4明确教导式I化合物中相应的连接基团n可以是2到4之间的一个整数，而且证据4也给出了连接基团为亚乙基（n=2）的式（I）化合物的实施例(如实施例15)，在这种情况下，所属领域技术人员在实施例8化合物制备方法的基础上制备得到连接基团为亚乙基的化合物是显而易见的，也就是说，证据4给出了可以将实施例8中连接亚苯基和吡咯并嘧啶环的亚丙基替换为亚乙基从而得到本专利权利要求1中化合物的制备方法以及相应化合物的技术启示，这种替换不存在技术上的困难；而且，基于证据4中关于包括实施例8化合物在内的式I化合物具有显著的抗肿瘤作用的教导，所属领域技术人员可以预期将连接亚苯基和吡咯并嘧啶环的亚丙基替换为亚乙基后的化合物也应当具有显著的抗肿瘤的活性。
伊莱利利公司强调证据4没有公开实施例8化合物的活性数据，本领域技术人员根据证据4实施例4、6和16化合物的抗肿瘤活性数据必然选择连接基团为亚丙基的化合物研究而不会产生对亚丙基进行修饰的动机。因此证据4已明确给出了通式I化合物的结构及其制法和抗肿瘤效果，还给出了各取代基的可供选择范围的教导，证据4没有列出具体试验结果的技术方案同样能够给出技术启示。证据4实施例8的化合物作为证据4具体公开和优选的化合物，其已经能够给所属领域技术人员修饰该化合物带来技术启示，而且如前所述，证据4的其它部分已经给出了连接基团可以选择亚乙基的技术教导。
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