伊莱利利公司等发明专利权无效行政纠纷一案(4)
关于预料不到的技术效果，伊莱利利公司认为本专利说明书提供的数据表明本专利具体化合物C对白血细胞的IC50（0.007μg/ml）活性远好于化合物B（证据4实施例8化合物）对白血细胞的IC50（0.03μg/ml），化合物B对TS没有抑制而化合物C对TS有抑制，因此，本专利权利要求1制备的化合物与对比文件公开的化合物相比产生了预料不到的技术效果。对此，专利复审委员会认为：（1）在证据4已经公开化合物B并教导其具有很好的抗肿瘤效果的情况下，所属领域技术人员对采用亚乙基取代亚丙基而获得的化合物C具有很好的抗肿瘤效果是可以预期的，且这种技术效果通过有限的试验即可得到，也就是说，在证据4公开内容的基础上，所属领域技术人员能够显而易见地制造出化合物C并确定其技术效果，不需要创造性的劳动；至于本专利的具体化合物C对白血细胞的IC50值高于化合物B，所属领域技术人员的确无法预先确定，但只要证据4给出技术效果的预期而所属领域技术人员通过有限试验能够确定，就应当认为所述技术效果是所属领域技术人员可以预料得到的，并非只有在现有技术预先确定化合物C在对白血细胞的IC50值一定高于或低于现有技术化合物的情况下才认为所述技术效果是可以预料到，因此，本专利具体化合物C对白血细胞的IC50值小于化合物B对白血细胞的IC50，对所属领域技术人员来说并非是意外的。（2）本专利说明书的实验证明化合物B对TS没有抑制而化合物C对TS有抑制，这只能说明化合物C抑制肿瘤细胞的作用机制（TS抑制）不同于化合物B的作用机制（DHFR抑制），但是并不表明化合物C相对于化合物B在抗肿瘤活性方面取得了预料不到的效果。（3）本专利说明书中给出了化合物A和C在活体内的抗肿瘤活性数据，没有给出化合物B在活体内的抗肿瘤活性数据，没有证据表明化合物C较化合物B具有出人意料高的抗肿瘤活性。（4）从本专利说明书第49至50页的数据可以看出具备嘧啶环4-位为羟基、以亚乙基连接且具有吡咯环结构的权利要求1制备得到的化合物在抑制肿瘤细胞IC50值方面并非都优于证据4公开的化合物。因此，伊莱利利公司关于本专利得到的化合物取得了预料不到的技术效果因而具有创造性的主张不能成立。
综上，权利要求1相对于证据4不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。
权利要求2和3为权利要求1的从属权利要求，附加技术特征是对权利要求1中通式化合物的取代基的进一步的限定，但所述进一步限定的附加技术特征已在证据4实施例8中公开，基于与上述相同的理由，在权利要求1相对于证据4不具备创造性的基础上，权利要求2和3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。据此，专利复审委员会作出第9197号决定，宣告本专利权全部无效。
以上事实有本专利授权公告文本、证据4、第9197号决定、口头审理记录表、以及当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为，本案的核心问题在于本专利权利要求2的修改是否符合专利法第三十三条规定以及本专利权利要求1是否具有创造性。
一、关于本专利权利要求2的修改是否超出原申请文件记载范围的问题。
专利法第三十三条规定，申请人可以对其申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。根据《审查指南》的相关规定，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改不符合专利法第三十三条的规定。对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。
本案中，本专利权利要求2修改后“1至6个”的数值范围在原“1~12”的范围之内，但是其端点值“6”并没有记载在原申请文件中，因此“R2’具有6个碳原子的烷基”没有记载在原申请文件中，也不能由原申请文件直接、毫无疑义地确定。伊莱利利公司提出原说明书“1至12个碳原子的烷基”仅仅是一种表述习惯，实质上就是对1个、2个、3个、4个、5个、6个、直至12个碳原子的低级烷基的具体方案的记载，因此包括了对6个碳原子的记载。但是，申请文件未明确提出的数值不能认为已经被记载，故未明确提出的关于端点值“6”的“R2’具有6个碳原子的烷基”没有记载在原申请文件中，也不能由原申请文件直接、毫无疑义地确定。因此，本专利权利要求2中“R2’是具有1至6个碳原子的烷基”的修改超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。伊莱利利公司此项上诉主张不能成立，本院不予支持。
二、关于创造性问题。
专利法第二十二条第三款规定，创造性是指同申请日以前的已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。在判断是否具有突出的实质性特点时，一般要先确定最接近的现有技术，其后确定发明的区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，最后判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
总共5页
[1] [2] [3] 4
[5] 上一页 下一页