功能性特征的定义、比对及裁判规则——解读《专利法司法解释（二）》权利公示性规则系列之一/汤淡宁(2)
二、功能性特征的比对规则
对于功能性特征的比对规则，《司法解释（二）》第八条第二款作了如下规定：“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或等同。”（下称“新规则”）
此次的新规则一定程度上颠覆了原有的规定，《司法解释（一）》规定法院应当“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”（下称“旧规则”）。
这新旧规则之间，可能存在的差异在何处？我们以“2014年上海知识产权十大典型案件之三：诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷案”为例。该案的裁判观点中认为：“权利要求中以‘被配置为’表述的技术特征均应结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同方式确定其内容。诺基亚公司所主张的专利说明书对权利要求所作说明或所提供实例，多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述。并且进一步检查说明书全文，仍然不能发现关于装置本身如何“被配置为”的具体实施方式。因此，诺基亚公司专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定。鉴于诺基亚公司专利权利要求7的保护范围不能确定，无需亦无法就华勤公司是否实施了诺基亚公司专利进行确定，自不应判定华勤公司构成侵权。”可见，终审法院的裁判思路是基本照搬了《司法解释（一）》以及《专利侵权纠纷审理指引（2011）》中的规定。
但如果本案适用此次的新规则结果会如何呢？笔者认为，应当注意到新规则相较于老规则的几个重大变化对今后类似案件带来的启示：
第一，新规则并没有限定对功能性特征的解释只能依据具体实施例或等同实施例，这就意味着对功能性特征“不可缺少的技术特征”的发现和确认，可以从背景技术、从公知常识、从专利审查档案，甚至从被控侵权技术方案的技术档案中去发现，这大大扩展了功能性特征的比对基础。
第二，新规则在比对时仅考虑为功能性特征带来相同功能和效果的“相应技术特征”，而不必考虑被控侵权技术方案的其他技术特征或者其他功能和效果，这对于专利权人而言是有利的。
第三，新规则明确了比对“基本相同的手段”和“无需创造性劳动”这两点，这意味着对功能性特征贴上了“创造性”的标签，引导专利权人可以结合本领域公知常识、结合其他现有技术来否定被控侵权技术方案中相应功能或效果的“创造性”。
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