出版物对图书商标的使用行为研究/马宁

出版物对图书商标的使用行为研究/马宁
出版物对图书商标的使用行为研究

马宁

近年来，图书名称、杂志名称与图书商标发生冲突的案例越来越多，其中社会影响较大的有新东方学校在其编写的英语图书上使用他人注册的GRE、TOEFL文字商标而引发的纠纷、社会科学出版社在其出版的彼得兔系列图书上使用他人注册的彼得兔文字及图形组合商标而引发的纠纷，以及新近中国政法大学出版社在其“法律人系列丛书”上使用他人注册的“法律人”文字商标而招致的诉讼纠纷。这些案件的关键之处都是在于如何界定图书商标在出版物上的专有使用权范围。也就是说，在于确定哪些情况下在出版物上使用图书商标构成侵权，哪些情况则属于正当的合理使用。截至到目前，司法实践与理论对此均缺乏深入的分析，从而导致出版社面对此类纠纷往往无所适从。本文通过分析图书商品的特征、图书上使用注册商标的方式、商标的合理使用及相关法律的适用，希望能为出版界更好地了解这类法律纠纷提供一些帮助，在知识产权保护方面变被动为主动。
一．图书商标获得注册所需的条件
图书商标，是指能够将一图书经营者的图书或图书服务与其他图书经营者的图书或图书服务区别开来，并可为视觉所感知的标记。我国《商标法》第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”。可见，图书商标不能过于描述性，如 “童话书”、“法律书”就会因不具备显著性而得到注册。而TOEFL这样本身不具有任何含义的词语具备较强的显著性，可以作为图书商标注册。
如果欲注册的商标中除含有描述商品特征的标志外，还含有其他部分，以致整个商标从整体上具有显著性特征，可以作为识别商品或服务的标志，那么这种商标也是可以得到注册的，只不过注册商标专用权人无权禁止他人正当使用其注册商标中非显著性的部分。与那种完全臆造的标志相比，此类注册商标的显著性显然弱得多，受保护的力度也会有所下降。
二．出版物对图书商标的合理使用
我国《商标法实施条例》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”这就是理论上所称的商标合理使用。根据该原则，如果出版物上使用注册的图书商标是为了对出版物内容、特点做描述性的使用，那么就应该算正当、合理使用。目前理论界和司法界比较一致的观点是，商标合理使用的一个重要前提是对商标的组成部分（文字或图形等）的使用并不是商标意义上的使用，即不是作为区分商品来源的符号使用，而是对商品或服务特点做叙述性或描述性的说明。从业已发生的商标侵权纠纷案来看，在出版物上使用图书商标被法院认定为合理使用的案例已有数起。比如，著名的美国ＥＴＳ考试中心诉新东方侵犯著作权商标权案中，一审法院认定新东方在图书封面上使突出用TOEFL字样构成对原告商标权的侵害，但二审法院认为新东方在在“TOEFL系列教材”、“ TOEFL听力磁带”上突出使用“TOEFL”字样，是在进行描述性或叙述性的使用，其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表现出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆，因此不属于侵犯原告注册商标专用权的行为。

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